重要なお知らせ

このサイトは、しばらく更新をしておりませんでした。

平成25年の夏ごろから、単一性・シフト補正の運用が変わりました。

このサイトの内容は、運用が変わるより前の内容になっています。

順次内容を修正していきますが、当面の間は、以前の運用の参考として、お読みください。

 

なお、最新の情報については、下記のサイトもご参照ください。

 

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第37条の拒絶理由の「記」の読み方が分かりません。

 請求項1に係る発明の技術的特徴は、下記引用例1の開示内容に照らして、先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、当該技術的特徴は、特別な技術的特徴であるとはいえない。

(意味:請求項1に係る発明にはいくつかの技術的特徴があるが、すべて実質的に引用文献1に書いてあるので、いずれも特別なものとはいえません。)


 よって、請求項1に係る発明と、請求項2~5に係る発明との間に、同一の又は対応する特別な技術的特徴を見いだすことができない。

(意味:請求項1に特別な技術的特徴が無いのだから、当然、すべての請求項に共通の特別な技術的特徴も無い。第37条(単一性)は、すべての請求項に共通の特別な技術的特徴がない場合の拒絶理由です。現行法では、共通の特別な技術的特徴を含む請求項のみが審査されます。)

 

 ただし、請求項2及び請求項2を直接又は間接に引用する請求項3~5に係る発明については、発明の単一性の要件を問わないこととする(「特許・実用新案 審査基準」第I部第2章4.2を参照)。

(意味:請求項1に特別な技術的特徴が無い。しかし、請求項2に係る発明は引用文献1に記載されていない。そこで、この度の審査では、請求項2に係る発明を、特別な技術的特徴のように考えて審査します。つまり、請求項2に係る発明の発明特定事項を全て含む発明のみを審査します。)

 

 以上のように、請求項1に係る発明と、請求項2を引用しない請求項3~5に係る発明とは、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しないから、この出願は特許法第37条に規定する要件を満たさない。

 なお、この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項2を引用しない請求項3~5に係る発明については、特許法第37条以外の要件についての審査を行っていない。

(意味:請求項2に係る発明の発明特定事項を全て含むものでない発明は審査しません。)

 

 

第37条(単一性)とシフト補正との関係は?

現行法では、ある一つの特別な技術的特徴(STF)を含む発明群だけが審査対象となります。よって、審査後の補正で、STFを変えることは認められません。これがいわゆるシフト補正の禁止です。審査前であればSTFを変えても構いません。

 

では、審査前からSTFの異なる発明(群)があったらどうなるか?これは第37条(単一性)の拒絶理由となります。

 

通常は、請求項1に係る発明の発明特定事項のうち、新規性があるもの(引用文献1に実質的に記載されていない発明特定事項)を、STFとします。

 

 (例)

【請求項1】A+B

【請求項2】A+C

【請求項3】A+B+C

 

すべての発明にAが含まれています。しかし、引用文献1にAが記載されていると、AはSTFになりません。引用文献1にBが記載されていないとすれば、Bがこの出願のSTFになります。そうすると、請求項2はBを含まないので、審査対象になりません(第37条違反)。請求項3は審査対象となります。

 

 

<事例>請求項1に特別な技術的特徴なし、請求項2は拒絶の理由を発見しない

<事例>

【請求項1】:A

【請求項2】:A+B+C

 

・請求項1に係る発明の技術的特徴は・・・特別な技術的特徴であるとはいえない。

・請求項2に係る発明に、特別な技術的特徴を有することが見いだされた。・・・請求項2に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明となるように補正することを検討されたい。

・<拒絶の理由を発見しない請求項>

  請求項2に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。

 

(Q)構成Bが発明のミソなので、構成Cでは限定したくない。請求項1をA+Bに補正できますか?

(A)できません。

 

いわゆるシフト補正(特別な技術的特徴(STF)を変更する補正)にならないようにするためには、拒絶理由通知に記載のように、請求項2に係る発明の発明特定事項を「すべて含む」ことが必要です。

 

請求項1にはSTFがないのですから、構成Bを追加してSTFを追加する補正は、シフト補正になります。STF無し→STF有りとするのもSTFの「変更」の一態様と言えます。

 

ただしそのように考えると、この事例ではいかなる補正もできないことになります。そこで、請求項2に係る発明の発明特定事項をすべて含む補正についてだけ、例外的にシフト補正とはしないこととしたのです。

 

よって、たとえ構成Bが発明のミソで、構成Cでは限定したくないとしても、請求項1をA+Bに補正することはできません。

 

なお、審査官に補正案をファクスするのも良い手です。この事例のように最終的に特許になることが確実な場合には、審査官も補正案を確認した方が処理効率が上がります。A+Bで特許になるか、確認してみるのもよいでしょう。

 

 

<事例>STFについて(並列的引用と直列的引用)

●(例1)

【請求項1】・・・装置。

【請求項2】・・・請求項1に記載の装置。

【請求項3】・・・請求項1に記載の装置。

 :

【請求項n】・・・請求項1に記載の装置。

 

この例では、請求項2~nが請求項1を並列的に引用しています。

請求項1にSTFがない(≒新規性がない)と、請求項2のみ審査されてその他の請求項は審査されないことになります。

 

●(例2)

【請求項1】・・・装置。

【請求項2】・・・請求項1に記載の装置。

【請求項3】・・・請求項1又は2に記載の装置。

 :

【請求項n】・・・請求項1~n-1のいずれかに記載の装置。

 

この例では、請求項2~nが上位の請求項をすべて引用しています。

この例の審査では、まず、請求項1から順にSTFが見つかる請求項まで審査されます。そして、ある請求項にSTFが見つかると、そのSTFを含む請求項が審査対象となります。つまり、その請求項より下位の請求項がすべて審査対象となります。

結局、すべての請求項が審査対象となります。

 

厳密に言えば、審査対象にならない発明はあります。

例えば、請求項3には、請求項1+3の発明と、請求項1+2+3の発明が含まれます。請求項1にSTFが見つからず(第29条第1項第3号に該当)、請求項2にSTFが見つかった場合、請求項3に係る発明のうち、請求項1+3の発明は審査対象とはならず、請求項1+2+3の発明は審査対象となります。

 

よって、(例2)の場合も、第37条(単一性)違反になることはあります。ただし、出願人側としては、請求項1+2+3の発明が審査されれば、請求項1+3の発明の特許性も判断できることが多いので、(例1)と比較すれば(例2)の方が審査を有効に活用できると言えます。

 

 

「特別な技術的特徴を有することが見いだされた」って特許になるってこと?

(Q)「請求項2に係る発明に、特別な技術的特徴を有することが見いだされた」ということですが、これは請求項2に係る発明は特許になるということでしょうか?

(A)そういう意味ではありません。

 

この指摘がされるのは、請求項1は、第29条第1項第3号に該当し(新規性がない)、請求項2には新規性があるというケースがほとんどです。

 

しかし請求項2は、単に新規性がある(第29条第1項第3号には該当しない)というだけです。第29条第2項の拒絶理由があるかどうか確認しましょう。

 

そして補正をする際には、拒絶理由通知にも記載されているように、請求項2に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明となるように補正しなければなりません。

 

請求項2に係る発明が、第29条第2項の拒絶理由を有している場合には、さらに他の要件で限定しないと、通常は拒絶理由を解消することはできません。

 

 

<第17条の2第4項の要件に関する留意点>の読み方が分かりません。

第17条の2第4項の要件

いわゆる「シフト補正」を禁止するものです。

 

請求項3に係る発明のうち請求項1、2すべてを引用する発明に、特別な技術的特徴を有することが見いだされた。

(意味:請求項1と2は新規性なし、請求項3は新規性あり)

(例)

【請求項1】Aを備えた装置。(構成要素:A)

【請求項2】さらにBを備えた、請求項1に記載の装置。(構成要素:A+B)

【請求項3】さらにCを備えた、請求項1又は2に記載の装置。(構成要素A+C又はA+B+C)

請求項3は請求項1又は2を引用するので、「請求項3に係る発明」には、①請求項1と請求項3の構成要件からなる発明(A+C)と、請求項2と請求項3の構成要件からなる発明(A+B+C)が含まれます。

「請求項3に係る発明のうち請求項1、2すべてを引用する発明」とは、後者のことです。

 

したがって、特許請求の範囲を補正する際には、特許法第17条の2第4項の要件違反とならないように、補正後の特許請求の範囲の発明が、当該請求項3に係る発明のうち請求項1、2すべてを引用する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明となるように補正することを検討されたい(「特許・実用新案 審査基準第III部第II節4.3.1を参照)。

 

上記例では、A+B+Cを含む装置の発明に補正することを検討するということ。カテゴリーとは、物の発明、方法の発明、製造方法の発明です。

 

 

引用形式請求項を独立請求項に補正する

【請求項1】・・・弾性体を備えたことを特徴とする装置。

【請求項2】前記弾性体はバネである、請求項1に記載の装置。

 

補正で、請求項1に請求項2を追加する際には、

「・・・弾性体を備え

 前記弾性体はバネであることを特徴とする装置。」

のように、最後に追加してもいいですし、

「・・・バネを備えたことを特徴とする装置。」

のように、文言を変更しても構いません。

 

手続補正書では、追加や変更した箇所には、下線を引いて明示しましょう。

 

 

取りたいクレームを、どの請求項に記載すべきか?

(Q)本当に特許を取りたい発明を、どの請求項に記載すべきでしょうか。いきなり請求項1に記載してしまうと、特許になったときに狭い感じがします。かと言って、請求項1を広く記載すると、新規性がない発明が含まれて不利益になることがありそうです。

(A)請求項2は原則として必ず審査対象になります。

 

クレームの立て方は、特許出願で最も重要な点です。上記の質問はそれこそケースバイケースで難しいところです。一つの考え方として、

請求項1:取りたい内容よりも広く、ただし、新規性はある内容
請求項2:取りたい内容(請求項1の引用)

にする方法があります。

 

請求項1に新規性がない(STFがない)場合の不利益はご存じのとおりです。
万一、請求項1に新規性がなくても、請求項2は、必ず審査対象になります。
そこで、請求項1については、少しトライアル的に広いクレームにし、請求項2で、取りたい内容をクレームする、という考え方があります。

 

なお、上記を実現するためには、特許出願前に特許調査を行うことが有効です。

→宣伝になりますが、東雲(しののめ)特許事務所では、明細書作成を行う弁理士等が特許調査を行うサービスをご提案しています。子会社等の調査機関に出すよりも、情報の一元化が図れ、また、調査結果を生かした明細書作成が可能になるなど、メリットは大きいです。

 

 

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